대법원은 “의약의 용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약의 용도가 발명의 구성요건에 해당하므로 발명의 특허청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 발명의 상세한 설명 등 명세서의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다”고 판시하였다. 그럼에도 불구하고, 의약의 약리기전 부가가 정정 요건을 충족하는지의 여부, 약리기전도 발명의 구성요소로 보아 신규성, 진보성 혹은 권리범위를 판단할 때 이를 고려해야 하는지의 여부에 대한 대법원 판례는 없는 실정이었다. 이러한 상황 하에서, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238 판결은 약리기전의 추가가 ‘잘못된 기재를 정정하는 경우’, ‘청구범위를 감축하는 경우’ 또는 ‘분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우’ 중 어느 것에도 해당하지 않는다는 점을 명확히 하였다는 점에서 의미가 있는 것으로 여겨진다.
또한, 의약용도발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 특허청구범위를 한정하는 구성요소에는 해당하지 않는다는 관점에서, 의약 용도발명의 신규성 혹은 진보성 판단 기준을 제시하고 있다는 점에서도 의미가 있는 것으로 여겨진다. 하지만, 의약품으로 사용될 수 있는 새로운 화합물·조성물을 발견했을 경우에는 물건으로 특허 대상이 될 수 있으나, 공지의 화합물·조성물에 대해서 의약품으로서의 사용할 수 있는 것을 발견하거나 이미 의약으로서 이용되고 있는 화합물·조성물에 대해서는 다른 새로운 용도를 발견했다고 해도 물건으로서는 신규성이 인정되지 않기 때문에 특허를 받을 수 없다. 따라서 공지 물질로부터 이루어지는 의약 용도발명을 물질발명으로 인정하고자 하는 경우에는 신규성에 대한 입법론적 해결이 요구된다. 이러한 입법론적 해결과 관련하여, 공지 물질의 사용이 의약·의료분야에서 선행기술에 속하지 않는 경우, 즉 공지되지 아니한 경우에는 예외적으로 물질발명으로서의 신규성을 인정하는 규정을 특허법에 도입하는 방안이 고려될 수 있을 것이다.Chemical inventions might vary based on the content of the concerned invention and the level of technology, but unlike machinery device whose effect can be easily understood and realized from the subject matter of the invention, a person skilled in the art would not easily understand and realize the effect of the invention unless the experiment example suggesting the experimental data is not stated due to low predictability or realizability. Therefore, chemical substance use invention can be deemed to be realized when the effect of the invention is described in the detailed description of the invention and at the same time, the description requirement of specification shall be met. Especially, as for medicinal use invention, description of medical data proving that the subject matter of the invention contains the same medical effect or description detailed enough to replace such medical data shall be disclosed unless particular conditions exist such as the certain mechanism indicating the medical effects disclosed in the specification before the application filing is disclosed.
Patents may be obtained for new products, particularly substances or compositions, for use in these methods of treatment or diagnosis. According to guidelines for examination in the korean patent office, where the substance or composition is known, it may only be patented for use in these methods if the known substance or composition was not previously disclosed for use in surgery, therapy or diagnostic methods practised on the human body. Thus, guidelines for examination in the korean patent office provide for an exception from the general principle that product claims can only be obtained for (absolutely) novel products. However, this does not mean that product claims for the first and further medical uses need not fulfil all other requirements of patentability, especially that of inventive step.