상표법 제73조 제1항 제2호에서는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나, 지정상품과 유사한 상품에 등록상표를 사용하거나, 지정상품과 유사한 상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하여, 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우를 상표등록취소사유의 하나로 규정하고 있다.
상표법 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다. 반면에 상표법 제73조 제1항 제3호에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다.
따라서 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단 기준과 관계없이 상표법 제73조 제1항 제2호의 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.
즉, 실사용상표가 거래 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표이어서 상표법 제73조 제1항 제3호 소정의 불사용에 의한 상표등록취소심판에서는 실사용상표의 사용을 등록상표의 사용으로 볼 수 있다고 하더라도, 그 실사용상표가 등록상표를 타인의 상표(이하 ‘대상상표’)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 부정사용에 의한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용은 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 보아야 하고, 이를 등록상표의 사용으로 볼 수는 없다. 결국 상표법 제73조 제1항 제2호 소정의 부정사용에 의한 상표등록취소심판에서 실사용상표가 등록상표와 동일성이 인정되는 상표인지, 유사상표인지를 판단할 때에는 등록상표뿐만 아니라 대상상표와도 대비하여야 한다. 이와 같은 관점에서 최근의 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결에서의 판단 법리는 타당한 것으로 보이며, 해당 판결은 이와 같은 기존의 학설상에서 논의되고 있었던 것을 일거에 정리한 것으로써, 향후 부정사용에 의한 취소심판에서의 등록상표의 사용에 대한 동일성 판단에는 해당 판결에서의 판단 법리가 적용되는 것이 중요하게 될 것이라고 생각된다.Study on Determining Identity in a Suit for Cancellation of Trademark Registration based on Use for Unlawful Purposes
Jung, Tae-ho
Article 73 (1) 2 of the Trademark Act states that the registration of a trademark can be cancelled where the owner of a trademark right makes consumers mistake the quality of goods or confused with goods related to any business of another person by using intentionally a trademark similar to the registered trademark on the designated goods, or using the registered trademark or similar trademark on goods similar to the designated goods.
Article 73 (1) 2 of the Trademark Act purports to secure safety in the transaction of products by regulating against the registered trademark right owner's unlawful use of the registered trademark beyond the lawful scope and to protect trader and consumers' interests as well as other trademark users' reputation, rights and interests in their businesses by preventing acts taking advantage of other trademark users' trust or reputation. On the other hand, Article 73 (1) 3 of the Trademark Act purports to promote the use of a registered mark and impose sanctions on the non-use of the registered mark simultaneously by cancellation of the trademark registration where an owner of a trademark right, exclusive or non-exclusive, licensee fails to use the registered trademark on the designated goods in the Republic of Korea without justifiable grounds, for three or more years consecutively before a cancellation trial is requested.
Therefore, regardless of guidelines determining “identity of trademark” on a trial for cancellation of trademark registration based on non-use of the registered mark under Article 73 (1) 3 of the Trademark Act, we should determine independently in accordance with the purpose of Article 73 (1) 2 of the Trademark Act whether the owner of a trademark right used the registered trademark or similar trademark based on use for unlawful purposes under Article 73 (1) 2 of the Trademark Act.
Namely, the actually used mark can be considered as the use of the mark to be similar to the registered mark and thus can not be considered as the use of the registered mark under Article 73 (1) 2 of the Trademark Act, where the registered mark is used by transformation and the actually used mark seems to be identical or similar to another person's mark(hereinafter called “the subject mark”) and the actually used mark makes consumers mistake the quality of goods further or more confused with goods related to the subject mark of another person than the case of the use of the registered mark, although the actually used mark can be perceived as identical to registered trademark in terms of trade norms and thus considered as the use of the registered mark in Article 73 (1) 3 of the Trademark Act.
In conclusion, we should determine whether the actually used mark is identical or similar to the registered mark in comparison with the subject mark as well as the registered mark in a trial for cancellation of trademark registration based on use for unlawful purposes under Article 73 (1) 2 of the Trademark Act.
Judging from this point of view, I think that the legal principle stated in the Supreme Court decision 2012Hu1521 decided recently is proper and it will be significant that the legal principle for the determination of this decision is applied to determination of identity between trademarks on the use of the registered mark in a trial for cancellation of trademark registration based on use for unlawful purposes from now on since this decision standardized various existing theories of several researchers ultimately.